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跨境电商:如何有效应对美国商标侵权诉讼(附表A案件)| 耀时涉外原创

跨境电商:如何有效应对美国商标侵权诉讼(附表A案件)| 耀时涉外原创

张晓宇


近年来,随着全球化的不断推进,越来越多的中国企业积极参与国际市场,尤其是在跨境电商平台上经营。中国企业在出海开展To C业务时,频繁面临各种法律风险,其中之一便是美国联邦法院的附表A案件。


近期,耀时律师团队成功协助客户处理了伊利诺伊州北区联邦地区法院的附表A案件应诉和谈。简单梳理本文,供有需要的读者了解。


本文非正式法律意见。如需要法律协助,请随时联系我们。


PART 一、什么是附表A案件?


附表A案件(Schedule A Cases)是对美国的注册商标权利人作为原告大量起诉中国跨境电商的商标侵权案件的总称。由于原告在提起商标侵权诉讼时,将被告的信息在附表A中密封提交,而不公开被告身份,这类案件一般称为“附表A案件”。这种做法主要用于防止被告在得知诉讼启动前销毁证据或转移资产。案件多涉及大量被告,尤其是在针对中国跨境电商的商标侵权诉讼中,被广泛使用。伊利诺伊州北区联邦地区法院(NDIL)是处理此类案件的主要法院之一。


举例来说,近期影响力比较大的附表A案件包括特斯拉电商维权连续案件(案件号:24-cv-21300、24-cv-21263、24-cv-21265、24-cv-21278、24-cv-60530、24-cv-172);小王子商标权利人电商维权案件(案件号:24-cv-05737);以及美国奥委会电商维权案件(案件号:24-cv-05568)。


PART 二、附表A案件的典型程序


附表A案件的诉讼程序通常包括以下几个步骤:


1. 提交起诉状和附表A


原告律师向法院提交起诉状和附表A,并缴纳诉讼费402美金。起诉状中不公开被告的具体身份信息,而是在附表A中密封提交被告名单。这一措施旨在防止被告在诉讼启动前销毁证据或转移资产。


2. 申请临时禁令(TRO)


起诉状提交后,原告会提交一份单方面动议,要求法官签发临时禁令(Temporary Restraining Order, TRO)。原告申请TRO的动议通常也会密封提交,以确保被告在不知情的情况下无法采取应对措施。根据美国联邦民事诉讼规则(Federal Rules of Civil Procedure, FRCP),在特定情况下,法院可以在没有听证的情况下签发TRO。TRO通常会就以下方面作出指令:


(1) 临时禁止被告制造或销售涉嫌侵权产品、第三方电商平台(例如亚马逊Amazon, eBay, AliExpress, Esty等)停用和停止显示涉嫌侵权产品;


(2) 临时限制和禁止被告转移或处置任何资金或资产、第三方平台找出所有与被告卖家别名相关的账户和资金,并冻结这些账户或资金,防止其转移或处理任何资金或资产;


(3) 授权原告快速启动对第三方电商平台(例如亚马逊Amazon, eBay, AliExpress, Esty 等)的证据开示要求,要求第三方平台进一步披露被告具体信息。


3. 执行TRO


原告在获得TRO后,会立即将其送达相关第三方电商平台(如亚马逊、eBay、AliExpress等),这些平台会按照法院命令冻结被告的账户和资产,并删除涉嫌侵权的商品列表。直到这一阶段,被告才会收到诉讼通知和TRO。


4. 申请初步禁令


TRO有效期通常为14天。在此期间,原告会申请初步禁令(Preliminary Injunction),以延长对被告的临时救济措施。初步禁令的申请通常会经过听证程序,但在许多情况下,法院会基于原告提供的初步证据批准该禁令。


5. 和解或缺席判决


在TRO和初步禁令生效期间,部分被告出于冻结资金的压力,或者考虑到在美国联邦法院维权的高额成本,可能会选择与原告和解。对于未应诉的被告,原告通常会申请缺席判决(Default Judgment)。出于美国法院的“对抗式裁决体系”以及“当事人陈述原则”,对于未应诉的被告,法院一般会支持原告的诉求,作出对被告不利的判决。


PART 三、附表A案件乱象


附表A案件的诉讼过程中,存在诸多问题和乱象,主要包括以下几方面:


1. 大部分附表A案件中,原告都“不战而胜”


由于许多被告在收到诉讼通知后未能及时应诉,法院通常会作出缺席判决,支持原告的诉讼请求。缺席判决是法院基于被告未应诉这一程序作出的判决,并不构成对被告侵权这一事实的认定。这使得原告无需经过实质性审理即可获胜,导致附表A案件中原告“不战而胜”的现象普遍存在。


2. 原告诉讼成本极低


原告在联邦地区法院提起附表A诉讼时,只需缴纳402美元的诉讼费,而此费用适用于合并在一个案件中的所有被告。通过这种方式,原告大大降低了每个被告的诉讼成本。此外,原告在申请TRO时,通常只需支付一笔低额的担保金(如10,000美元),而这一担保金在案件结束后通常会退还给原告。这就导致原告启动附表A诉讼的成本极低,而应诉成本对于单个被告来说通常较高,形成不平衡的诉讼地位。


3. 附表A案件中的送达问题


电子邮件送达是否合法有效,附表A案件发源时原告面临的一个主要程序性挑战。大多数跨境电商位于中国,而中国和美国都是《海牙送达公约》的签署国。该公约适用于向涉及外国司法辖区的当事人送达司法或非司法文件。对此,原告代理人的意见一般是,美国联邦民事诉讼规则第4(f)(3)条款赋予了法院裁定替代送达方法的裁量权,法院可以根据“特定案件的具体情况和需求”决定采用替代送达方式。


经过原告代理人无数个案件的反复尝试,伊利诺伊州北区联邦地区法院目前已经形成判例,原告可请求法院根据美国联邦民事诉讼规则第4(f)(3)条款裁定,使用电子邮件进行替代送达。原告无需尝试通过其他方法进行送达,包括通过《海牙公约》。法院的考虑主要是在商标侵权“附表A”诉讼中,跨境电商企业大多位于中国,其在电商平台提供的实际地址大多无法验证,而原告却迫切需要获得禁令救济。


PART 四、被告如何应对附表A案件


如果发生附表A案件,我们建议中国企业可以采取以下措施进行应对:


1. 积极应诉


被告在收到诉讼通知后,应立即与美国当地执业律师联系,全面评估案情并制定应对方案。及时提交答辩状和抗辩理由,可以防止缺席判决,并增加获得有利裁决的机会。


2. “合理使用”抗辩


相当一部分附表A案件中,原告在发起法律行动时进行的调查都会存在疏漏,无法有效筛选排除符合“合理使用”的被告商家。中国企业收到应诉通知,应当在律师的协助下,仔细评估自身是否侵权,还是构成合理使用,再行考虑如何有效应诉或谈判。


3. 集体应诉


被告可以联合其他被诉商户,共同应诉以降低诉讼成本,并增强抗辩力量。通过共享信息和资源,被告可以更有效地应对原告的诉讼压力。集体应诉还可以通过行业协会或平台的协调,更加系统和有组织地进行抗辩。


4. 寻求和解


对于确有侵权行为的被告,可以考虑与原告和解,尽早解决纠纷,减少损失。然而,和解时需谨慎评估原告提出的条件,避免支付过高的赔偿金额。


PART 五、总   结


附表A案件在美国联邦法院中因其独特的操作方式和低诉讼成本,使得原告在大量商标侵权案件中占据优势。中国跨境电商在面对这类诉讼时,应采取积极应对措施,保护自身合法权益,减少不必要的法律风险和经济损失。通过及时应诉、“合理使用”抗辩、集体应诉和寻求和解,中国企业可以更有效地应对附表A案件的挑战,实现长远的跨境业务发展目标。


【本文作者】


跨境电商:如何有效应对美国商标侵权诉讼(附表A案件)| 耀时涉外原创(图1)


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